——圣象集團訴柯諾地板（北京）有限公司請求確認不侵犯商標權案
文/北京集佳知識產權代理有限公司   桂慶凱

案情摘要：

原告：圣象集團有限公司（代理人：北京市集佳律師事務所）
被告：柯諾地板（北京）有限公司
被告：鄧桂斌

　　2005年10月底至11月初，被告柯諾公司向原告發送律師函，并召開新聞發布會，聲稱：被告柯諾公司是第3401199號“EO”注冊商標專用權人（核定使用商品為第19類“膠合板、半成品木材”），包括原告在內的地板銷售企業在宣傳資料上等使用“E0” （字母和數字的組合）侵犯其注冊商標專用權，并警告立即停止銷售，否則將追究法律責任。

　　原告各地經銷商，在收到此律師函后，因擔心侵權，已將地板紛紛撤柜，等待確認是否有權繼續銷售，進而使得原告的商品大量積壓。被告柯諾公司發送上述律師函的行為，使得原告權利和經營處于不穩定狀態。被告柯諾公司與其經銷商鄧桂斌共同向原告在長沙市的各經銷商發送律師函。

      原告認為，“E0（字母和數字的組合）”為國家標準規定的甲醛釋放限量級別標志。根據《商標法》等相關規定，原告使用“E0” （字母和數字的組合）屬于正當使用技術標志、而非商標侵權。因此，被告柯諾公司發送律師函的行為，是濫用權利的非法行為。原告在長沙市市區和瀏陽等地的經銷商，銷售了被告律師函警告的涉嫌侵權商品，被告鄧桂斌是被告柯諾公司在長沙市的經銷商，兩被告共同向原告在長沙市的各經銷商發送律師函。這種濫用權利的行為，共同侵犯了原告的合法權益。為維護原告的合法權益，制止被告濫用權利的侵權行為，原告2005年11月3日向湖南省長沙市中級人民法院提起請求確認不侵犯商標權訴訟。請求判決確認原告在經營中使用“E0”（字母和數字的組合）的行為，不侵犯被告柯諾公司的第3401199號“EO意林生態及圖”注冊商標專用權。

案件審理：

　　湖南省長沙市中級人民法院立案后，被告柯諾公司提出管轄異議申請，認為本案應當由北京市法院審理。長沙中院裁定確認該院對本案有管轄權。被告柯諾公司提起上訴，湖南省高級人民法院二審裁定駁回柯諾公司的上訴，維持長沙中院的裁定。

　　2006年1月，柯諾公司又以圣象集團為被告向北京市第二中級人民法院提起了商標侵權訴訟。圣象集團認為長沙中院在先受理了圣象集團提出的“請求確認不侵犯商標權訴訟”，北京二中院受理的商標侵權訴訟屬于柯諾公司基于相同事實的同一法律關系，在后提起的訴訟。基于就同一事實的案件不應由不同法院重復審判為理由，圣象集團申請北京市第二中級人民法院將商標侵權訴訟移送長沙中院，與該院受理的“請求確認不侵犯商標權訴訟”合并審理。

　　北京市第二中級人民法院依據《民事訴訟法》第三十七條第二款、《最高人民法院關于在經濟審判工作中嚴格執行〈民事訴訟法〉的若干規定》第2條之規定，裁定將案件移送至長沙中院審理。該案原、被告在長沙中院開庭前達成和解。

案件評析：

　　雖然該案最終以和解方式結案，但該案所涉及的“請求確認不侵權訴訟” 是近年來知識產權民事訴訟司法實踐中所遇到的新訴訟類型。對該類訴訟的研究分析有助于更好地理解和把握涉及此類訴訟的案件。

一、請求確認不侵權訴訟產生的背景

　　在經濟全球化和知識經濟的背景下，知識產權越來越成為各種類型的公司，如國內公司、跨國公司爭奪市場、謀求更大利潤的重要手段。從法律的角度，知識產權的權利人充分利用法律賦予的專有權取得市場競爭優勢，依法通過各種途徑保護自己的知識產權本是無可厚非的。但一些知識產權權利人超出了知識產權正當行使的界限，以行使權利之名，對競爭對手進行不合理打壓，或者通過所謂的行使商標權、專利權，通過宣傳、炒作，來擴大企業知名度和影響力。

　　權利人輕率地向與其有競爭關系的同行業者或同行業的生產商、經銷商、客戶等發出律師函或者警告信，或在公開媒體上發表聲明，對他人進行侵權指控和威脅，這可能給被指控侵權的主體造成巨大的經濟損失，甚至會扼殺一個很有前途或者很優秀的企業，同時對社會公眾的利益也會造成損失。

　　為了平衡知識產權權利人和被控侵權人以及社會公眾間的利益沖突，在知識產權是否侵權的權利狀態不確定的情況下，被控侵權人有權先行向有管轄權的人民法院提起訴訟，請求法院確認其受指控的行為并不侵犯權利人享有的知識產權。這就是知識產權領域的“請求確認不侵權訴訟”，其包括請求確認不侵犯專利權訴訟、請求確認不侵犯商標權訴訟、請求確認不侵犯著作權訴訟。本案便屬于其中的請求確認不侵犯商標權訴訟。

二、請求確認不侵權訴訟的訴訟地位，即法院主管問題

　　目前尚沒有法律、行政法規對于請求確認不侵權訴訟給與明確的規范。但最高人民法院對于此類問題出臺了多個司法解釋性質的文件。“司法解釋是由最高人民法院對知識產權審判工作中具體應用法律問題所作的具有法律效力的解釋。在知識產權案件審判工作中，最高人民法院通過‘解釋’、‘規定’、‘批復’等方式作了許多司法解釋，使許多知識產權法律具體化，更具可操作性，對知識產權審判工作起了重要作用”， 全國各地法院根據這些司法解釋的精神，受理了請求確認不侵權訴訟。

　　《民事訴訟法》第一百零八條明確規定，原告提起的訴訟必須屬于“人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄”。2001年1月1日生效實施的《民事案件案由規定（試行）》中“知識產權合同糾紛”、“知識產權糾紛”中沒有關于“請求確認不侵權訴訟”的規定，同時，也沒有關于此類案件可以受理的法律規定。在2001年最高人民法院針對蘇州龍寶生物工程實業公司與蘇州朗力福保健品有限公司請求確認不侵犯專利權糾紛案做出了批復（最高院（2001）民三他字第4號《批復》），該批復從最高司法審判機關的角度確定了“請求確認不侵權訴訟”的合法性——即法院對此類案件有權主管。如果暫不考慮此批復是否與《立法法》相違背。此批復開創了司法審查確認是否侵犯知識產權的先河，在知識產權保護和民事訴訟法理論上具有標志性的意義。

 　　此批復內容內容為“江蘇省高級人民法院，你院的……請示收悉，現答復如下：依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條和第一百一十一條的規定，對于符合條件的起訴人民法院應當受理。本案中，由于被告朗力福公司向銷售原告龍寶公司產品的商家發函稱原告的產品涉嫌侵權，導致經銷商停止銷售原告的產品，使得原告的利益受到了損害，原告與本案有直接的利害關系；原告在起訴中，有明確的被告；有具體的訴訟請求和事實、理由；屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄，因此，人民法院對本案應當予以受理。本案中，原告向人民法院提起訴訟的目的，只是針對被告發函指控其侵權的行為而請求法院確認自己不侵權，并不主張被告的行為侵權并追究其侵權責任。以“請示確認不侵犯專利權糾紛”作為案由，更能直接地反映當事人爭議的本質，體現當事人的請求與法院裁判事項的核心內容。”

　　上述答復的內容，既確定了法院的主管問題，同時亦確定此類案件的案由為“請求確認不侵犯專利（商標權、著作權）糾紛”。該案由名稱的確定，是因為原告起訴僅僅是要求法院對其不侵犯被告的某一種知識產權作出確認，其并不包含給付之請求。

三、請求確認不侵權訴訟的適用條件

　　很明顯，原告請求的“確認不侵權”與被告指控的“構成侵權”是一對對立的范疇。那么在具備哪些條件下，法院才能受理一方提出的“請求確認不侵權訴訟”，是該類訴訟實踐中必須解決和明確的問題。

　　“(2001)民三他字第4號批復”的內容隱含著幾個條件：

　　第一、被告發侵權警告，而被控侵權人不承認自己的行為構成侵權；

　　第二、原告的利益已經受到了損害；

　　第三、符合《民事訴訟法》基本的立案條件；

　　第四、“請求確認不侵權訴訟”案由不適用于原告向被告主張侵權責任的情況，即其僅是原告提出的具有否定意義、屬于消極的確認之訴。對于此點，最高人民法院2003年10月《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》（會議討論稿）第62條：“……專利權人或者其利害關系人向他人發出侵犯專利權警告的，被警告人可以向人民法院起訴，請求確認不侵犯專利權。專利權人或者其利害關系人的警告行為侵犯被警告人的其他權利的，被警告人可以一并向人民法院請求判令警告人停止侵害、賠償損失、消除影響、賠禮道歉。”“確認不侵權訴訟”中可以含有給付之訴的內容，即含有肯定的、積極的成份。此問題估計會隨著司法實踐的積累而有所變化。但因該規定尚屬于會議討論稿，故對此問題仍應當以生效的批復為準。

       第五、被告在合理的期限內沒有提起訴訟或投訴。被告發侵權警告是原告提起不侵權訴訟的前提條件。同時，被告發出侵權警告后，在合理的期限內，沒有對其認為原告涉嫌侵權的行為提起訴訟或者向有關知識產權行政管理部門進行行政投訴。因為被告的遲延起訴或投訴，使得原告是否侵權處于一種未決的狀態，而基于侵權警告的存在和散布，尤其是被告以公開信的形式所發的侵權警告或者直接向原告產品的經銷商發侵權警告，都已經不可避免地給原告造成了財產損失。因此，此時原告為了維護自己的合法權益，有權行使訴權，提起請求確認不侵權訴訟，以便采取主動的方式，使處于未決狀態下的社會關系的能夠及時通過司法程序被確定。

　　至于何謂“合理的期限”，在沒有法律規定的情況下，司法實踐也尚未形成統一的標準。其完全由各法院的立案庭自行掌控。這也對立法提出了呼喚和要求。

　　在我國首例有涉外因素的請求確認不侵權訴訟案——北京市第一中級人民法院受理的原告中國社會科學出版社訴被告費德里克?沃恩公司彼得兔案件中，確定了“已經進入行政處理和行政訴訟程序的侵權糾紛不能再行提起確認不侵權訴訟”的“原則”。因我國不是判例法國家，其他法院對該“原則”當然可以不適用。南通市中級人民法院受理的原告通州市南洋燈泡有限公司與被告德國奧斯拉姆公司 于請求確認原告在燈泡上使用“DECOSTAR”商標不侵犯被告DECOSTAR?注冊商標專用權一案，被告在先進行了工商投訴，并且工商機關已經做出行政處罰，認定原告的行為構成商標侵權。原告在針對行政處罰提起行政訴訟后，又立了該請求確認不侵權訟訴案。雖然該案經過法院的審理審理，沒有支持原告請求確認不侵權的訴訟請求。但此案也開創了“在先存在工商投訴、且有行政訴訟的前提下，法院仍然可以立案審理請求確認不侵權訴訟”的先河。筆者認為，此類情況極易發生法院針對同一案件事實做出不一致的判決結果。解決此問題的有效方法是，如果法院在原告在不侵權訴訟立案時已經得知同一事實在先工商投訴或者民事、行政訴訟的存在，便不應當再受理不侵權訴訟。如果法院無法知曉，則即使立案后，也應當將案件中止審理，或者在能夠移送的情況下，將案件移送至在先立案的法院進行審理。

四、請求確認不侵權訴訟的管轄問題

　　2002年1月21日實施的《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》明確規定，商標民事糾紛第一審案件，由中級人民法院管轄。此級別管轄的規定，同樣適用于審理請求確認不侵犯商標權案件的法院的級別確定問題。

　　關于地域管轄，根據《民事訴訟法》的規定，傳統的侵權訴訟由被告住所地、侵權行為地（包括侵權行為實施地和侵權結果發生地）的人民法院管轄。根據2002年10月16日生效的《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條的規定，商標侵權訴訴訟由侵權行為實施地、侵權商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。那么請求確認不侵犯商標權訴訟的地域管轄法院如何確定呢？

　　雖然沒有法律直接針對請求確認不侵犯商標權訴訟的管轄做出規定，但我們可以借鑒關于請求確認不侵犯專利權案件的相關規定。最高人民法院在2004年做出了（2004）民三他字第4號《關于本田技研工業株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》。此《通知》確定了兩個重要的問題：

　　第一、確認不侵權訴訟屬于侵權類糾紛，應當依照民事訴訟法第二十九條的規定確定地域管轄。涉及同一事實的確認不侵犯專利權訴訟和專利侵權訴訟，是當事人雙方依照民事訴訟法為保護自己的權益在糾紛發生過程的不同階段分別提起的訴訟，均屬獨立的訴訟，一方當事人提起的確認不侵犯專利權訴訟不因對方當事人另行提起專利侵權訴訟而被吸收。但為了避免就同一事實的案件為不同法院重復審判，人民法院應當依法移送管轄合并審理。

　　在明確了確認不侵權訴訟屬于侵權類糾紛的前提下，從侵權行為地法院有管轄權的理論出發，不侵權訴訟可以確定由被告住所地和被告警告的原告產品生產地和銷售行為地的法院管轄。

　　第二、為了避免就同一事實的案件為不同法院重復審判，在后立案的侵權訴訟應當被依法移送到在先立案的不侵權訴訟的法院合并審理。移送管轄的法律依據是1994年12月22日最高人民法院“法發（1994）29號”《關于在經濟審判工作中嚴格執行〈民事訴訟法〉的若干規定》。這也為審理此類案件的法院裁定移送此類案件提供了法律適用的參考依據。

　　通過本文的分析，可知關于不侵權訴訟在無立法明確規定下，司法實踐中存在操作靈活、立案標準不統一等諸多不確定因素。這無疑有損法律的嚴肅性。因此，應對請求確認不侵權訴訟這類新案件進行及時的立法規規范。