文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 馮海剛

　　摘要：在本文中，筆者通過一個實務案例引出發明專利申請的優先權相關問題。此后，詳細論述了優先權核實的重要性和必要性、專利法體系對優先權核實的要求以及可能存在的細節問題。

　　關鍵詞：優先權 發明 巴黎公約 核實

　　優先權肇始于1883年通過的《保護工業產權巴黎公約》（以下簡稱“巴黎公約”），迄今已逾一百四十年。優先權，顧名思義，是指所討論之申請與其他申請相比，擁有某種“優先”的權利。這種“優先”性，主要體現在時間方面。也就是說，在特定時間期間內，所討論之申請不因具有相同主題的其他申請的提出而喪失權利。考慮到絕大多數國家對許多工業產權都實行先申請制，這種時間上的優勢無疑是十分重要的，它對于申請人自身知識產權的布局、完善和保護、競爭對手的防范等都大有裨益。

　　在目前有效的巴黎公約文本（即1979年修正的版本）第4條【1】中，專利、實用新型注冊、外觀設計注冊和商標注冊，均可以享有優先權。作為巴黎公約的成員國之一，為保證條約的實施，我國在《中華人民共和國專利法》（以下簡稱“專利法”）【2】和《中華人民共和國商標法》中分別對上述類型的工業產權（即發明、實用新型、外觀設計和商標）做出了相應的制度設計。舉重以明輕，本文僅就相對而言更為復雜的發明專利申請的優先權有關問題進行探討。

　　引言

　　下面以筆者在實務中遇到的一件發明專利申請經過適當改編（以下簡稱“該申請”）為例，引出相關問題。在該申請的實質審查階段，審查員引用了三篇中國專利申請作為對比文件（以下分別稱為D1、D2、D3），其中引用D1作為抵觸申請評價該申請的新穎性。

　　更具體而言，審查意見指出：D2的優先權日早于本申請優先權日（相關日期的比較參見下面的圖1），公開日晚于本申請優先權日，且公開了一個與本申請權利要求1的結構極為接近的化合物，區別僅在于是否被氘代，申請人在修改時可以考慮對比文件2的相關技術方案；D3的優先權日晚于本申請優先權日但早于本申請的申請日，其公開了一個落入本申請權利要求1范圍內的化合物，鑒于本申請優先權文件外文且非英文，審查員核實優先權存在障礙，申請人在針對本通知書進行修改時可以酌情考慮D3公開的相關技術方案。

圖1 該申請及對比文件有關日期的比較

　　根據圖1并經核實，D1可以構成《專利審查指南》（以下簡稱“指南”）【3】所定義的“抵觸申請”。值得一提的是，根據《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱“細則”）【4】第十二條，專利法第二十二條的“申請日”在有優先權的情況下是指優先權日。而由于D1的優先權日早于該申請的優先權日，因此無論該申請是否能夠享有優先權，D1都將構成抵觸申請，從而破壞該申請的新穎性。

　　根據審查意見，D2實際上不屬于“同樣的發明或者實用新型”，不可能構成抵觸申請。此外由圖1可知，無論該申請是否能夠享有優先權，D2都不屬于現有技術。因此，在評價該申請的新創性時，不應考慮D2。

　　關于D3（經核實其優先權成立），由于其公開了與該申請相同的主題，且優先權日在該申請的優先權日和申請日之間，有可能構成PE類文件，根據指南第二部分第八章的有關規定，屬于需要（審查員）核實優先權的情形。假設該申請能夠享有優先權，則D3不屬于現有技術也不屬于抵觸申請，因此在評價該申請的新創性時不必考慮。而假設該申請無法享有優先權，則D3將構成抵觸申請，從而破壞該申請的新穎性。

　　一、要點

　　從以上案例不難看出，優先權成立與否將決定一件申請的走向，對于申請人而言是十分重要的。此外，根據巴黎公約第4條之B，由于該優先權的存在，在先后兩件申請的申請日之間由第三人就相同主題提出的申請將不能產生權利。因此，優先權不僅關乎申請人的利益，也實質上影響著社會公眾（特別是第三人）的利益，這要求優先權的核實應當相對客觀。這一點從指南第二部分中將優先權列在新穎性的章節中可見一斑，因為新穎性的判斷相對而言比較客觀。

　　在指南中，發明專利申請的初步審查只審查先后兩件申請的主題是否明顯不相關，不審查其實質內容；而在實質審查階段，也是在檢索之后才根據情況（即是否出現PX、PY或PE類文件）確定是否需要核實優先權。

　　這種將優先權與檢索有機結合的實踐做法可以理解為對優先權核實步驟的一種簡化。即，不必要求一開始就核實有關申請的主題——如下文所述，主題的核實由于涉及技術方案的實質內容而較為復雜；而是在經檢索發現密切相關的文件之后，再行核實。這種做法既不會損害申請人或第三人的正當利益，能夠保證優先權制度得以實際施行，也有助于節約審查資源。

　　根據指南，核實優先權是指核查申請是否符合專利法第二十九條的規定，即是否符合享有優先權的三個要件：期限、主題、第一次。

　　1.三要件之期限

　　在上述三個要件中，期限的判斷最為直觀和客觀。

　　對發明來說，僅需判斷在后申請是否在在先申請的十二個月內提出。在實踐中，申請人在期限屆滿日當天提出在后申請的情形并不少見。這種做法能夠使申請人最大限度地利用優先權的時間優勢，允許申請人有充裕的時間來完善在后申請的內容或專利申請的布局，例如決定是否在某一國家或地區提出在后申請。

　　盡管存在十二個月的期限要求，細則第三十六條仍提供了2個月的“寬限期”供申請人提出恢復優先權請求，從而將請求的期限延長到最長十四個月。這是申請人要求優先權的最后機會，如果錯過將不能根據細則第六條請求權利恢復或根據細則第三十七條請求增加優先權要求。

　　此外還應注意，上述十四個月的期限并不適用按照PCT提出的專利國際申請。在實踐中，PCT申請在進入中國國家階段時往往已經超過十四個月，因此該期限顯然無法起到“恢復”的作用。對此，細則第一百二十八條提供了自進入日起2個月的恢復途徑。

　　2.三要件之主題

　　核實優先權的關鍵在于核實在先申請和在后申請是否屬于“相同主題”。

　　根據指南，“相同主題的發明或實用新型”是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果（以下簡稱“四要素”）相同的發明或者實用新型。判斷主題是否相同，即判斷在后申請的四要素——主要是判斷各項權利要求的技術方案——是否清楚地記載于在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。因此，對于前述案例，可能是由于其權利要求涉及馬庫什要素且涉及在先申請文件的語言轉換，故造成了審查員的核實困難。

　　值得注意的是，“相同主題”的表述在專利法及其細則中僅出現在與優先權相關的條款中（專利法第二十九條）。在專利法中，類似的表述還有“同樣的發明或者實用新型”（專利法第二十二條）、“同樣的發明創造”（專利法第九條）。在此，有必要對這三個概念進行簡單的辨析。

　　首先，指南中關于這三個概念的定義都出現在新穎性部分，意味著它們之間存在千絲萬縷的聯系。

　　根據指南，“同樣的發明或者實用新型”是指它們的四要素實質上相同，這是判斷新穎性的原則之一；“同樣的發明創造”是指權利要求的保護范圍相同，旨在解決重復授權的問題；而“相同主題的發明或實用新型”旨在判斷能否享有優先權。

　　其中，“同樣的發明創造”主要審查同日提出的申請。如果另一申請早于所審查的申請提出，可能構成抵觸申請或現有技術，此時應審查新創性而非重復授權。因此可以說，在實踐中專利法第九條的審查頻率遠低于專利法第二十二條。

　　關于優先權，有學者認為【5】，“在判斷優先權要求是否成立時，可以將首次申請看做一份對比文獻，用它來判斷在后申請的各項權利要求是否具備新穎性。如果判斷的結果認為在后申請的某項權利要求不具備新穎性，則該項權利要求能夠享受優先權；如果具備新穎性，則該項權利要求不能享受優先權”。也就是說，將“相同主題”的判斷轉化為新穎性的判斷。

　　如果按照該觀點，則“相同主題的發明或實用新型”的概念事實上將與“同樣的發明或者實用新型”完全相同。然而從字面上（例如參照指南中的定義）看，這兩者顯然存在細微的差別；從法的明確性原則和體系融貫性原則出發，這兩者也不應完全相同。筆者認為，新穎性判斷的尺度（由于其概念中使用了“實質上相同”的表述）比優先權更加寬松。

　　例如，化用指南中的某案例，在先申請公開了某產品是“用銅制成的”，在后申請要求該產品“用金屬制成”。若簡單地按照該學者的觀點，由于在先申請的下位概念“銅”破壞在后申請的上位概念“金屬”的新穎性，則該在后申請能夠享有在先申請的優先權。然而，如果“產品用金屬制成”的技術方案沒有清楚地記載于在先申請中，則在后申請的優先權無法成立。可見，盡管優先權與新穎性存在一定的關聯，但優先權的核實并不能簡單地用新穎性判斷來替代。此外，筆者的這種觀點也得到專利復審委的支持【6】。

　　根據法制統一原則和不抵觸原則，作為下位法的指南與作為上位法的專利法所使用的術語應當具有一致性。因此，指南中規定的“相同主題”的核實中的“記載”應當具有與專利法第三十三條中的“記載”相同的含義。基于此，筆者認為，可以按照修改是否“超出原說明書和權利要求書記載的范圍”的標準來判斷優先權是否成立。另外，在專利法律體系中需要遵守該標準的還有分案申請（例如參照細則第四十九條）。由此，優先權的核實將與分案申請是否成立具有相同的判斷標準。

　　3.三要件之第一次

　　優先權的成立還要求在先申請是相同主題的“第一次”申請。

　　根據指南，需要核實該條件的情形往往出現在審查員經檢索發現了申請人的申請日更早（早于所要求的在先申請的申請日）且具有相同主題的第三個專利文件。實踐中，由于存在該第三個專利文件的情況不多，因此需要核實該要件的情形不如前兩個要件那樣普遍。需要注意，該第三個專利文件還需要在先后兩件申請的申請日之間被公開。這就是說，即使事實上存在申請日更早的該第三個專利文件，但如果它沒有被公開，也可能不影響優先權的成立。巴黎公約第4條第C（4）項的規定體現了這一點。

　　4.申請人

　　此外，專利法第二十九條還隱含要求申請人應當一致。

　　但指南對外國優先權的申請人資格的要求比本國優先權更寬松：外國優先權的在后申請人應當與在先申請人一致或者是其中之一；而本國優先權的先后兩件申請的申請人應當完全一致。

　　對此，巴黎公約第4條和歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC）【7】第87條均僅規定任何人（any person）或其權利繼受人（successor in title）可以享有優先權，這與中國專利法的規定并無實質性差異。

　　然而，根據EPC審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）【8】A部分III章6.1節，作為一般原則，要求優先權的在后申請的申請人必須為或包含在先申請的所有申請人（或其權利繼受人）。可見，EPC不區分外國優先權和本國優先權，自然也不存在對申請人資格的區別對待。申請人資格糾紛在實踐中確有發生，EPC指南明確提及歐洲專利局上訴委員會（Boards of Appeal）針對T 0844/18 案（涉及CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE）的決定。

　　5.核實之外

　　核實優先權需比較在后申請的權利要求與在先申請的整個文件。如果前者的某個技術方案沒有清楚地記載在后者的申請文件中，則該技術方案或主題將無法享有優先權，而只能被視為是在在后申請的申請日提出的。

　　前文提到，優先權的核實判斷可以參照分案申請，但它們的不利后果是不同的。對于要求優先權而言，最不利的后果至多是喪失優先權；而對于分案申請，可能會導致申請被駁回。與分案申請不能新增內容不同，要求優先權的在后申請（包括權利要求和說明書）可以包含在先申請中沒有的技術方案，從而達到對發明的進一步改善，這也是設立優先權制度的初衷之一。

　　在后申請的說明書包含新增的技術內容（例如在具體實施方式中增加了實施例）并不影響已記載于在先申請中的技術方案的優先權的成立。在這種情況下，在先申請可能被指出的公開不充分或者權利要求得不到說明書支持的問題在在后申請中卻可能不會出現。原因例如在于在后申請新增了（能夠克服這些缺陷的）實施例，而核實優先權無需考慮這些新增內容。這是否意味著該在后申請相對于一件（沒有要求任何優先權的）普通申請而言獲得了不同且更加有利的審查待遇？

　　筆者認為，上述“雙標”困境或可從指南第二部分第十章3.5節得到部分闡明。根據該章節，申請人可以提供補交實驗數據來克服申請不滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等缺陷，只要補充數據所證明的技術效果能夠從專利申請公開的內容中得到即可。從這個角度而言，在后申請所新增的內容在某種程度上也可以視為申請人所提交的補充實驗數據。由此，專利法律體系中不同部分的規定得以彼此協調融洽。但是，對于在先申請沒有記載而在后申請記載了的技術效果，是否會最終導致普通申請遭受不公平待遇，以筆者有限的經驗來看，仍是一個值得注意和商榷的問題。

　　二、結語

　　總而言之，優先權是工業產權特別是專利權保護制度中十分重要的一個方面。優先權的成立與否將實質性影響申請人和公眾的利益，因此專利法律制度中對優先權的核實給出了明確且相對客觀的標準。盡管如此，在實踐中，各利益相關方與優先權有關的糾紛也時有出現，這可能意味著在優先權的審查細節方面，還需要持續進行明晰和細化。